【裁判要旨】

　　在企业内部承包经营关系中，承包人依照与企业签订的内部技术委托开发合同进行新产品研发，应视为企业自身的研发活动，由此产生的技术成果应当属于执行本单位任务而完成的发明创造，属于职务发明，专利权归企业所有。

　　【案件信息】

　　一审：无锡中院(2014)锡知民初字第0094号民事判决书;

　　二审：江苏高院(2015)苏知民终字第00029号民事判决书。

　　【案情摘要】

　　探矿总厂是一家生产锚固钻机的企业，法定代表人为朱利根。该厂于1994年研发了国内首台全液压锚固钻机，此后持续投入研发新型锚固钻机，其中包括MD-80A钻机，该钻机所使用的回转器动力头是该系列钻机的关键组件，该组件即采用了本案诉争的专利技术。

　　探矿总厂于1994年12月投资设立了无锡探矿机械总厂工程技术部(后变更为锡探公司)，屠德钢任锡探公司经理。从2006年至2009年，探矿总厂作为发包方与作为承包方的锡探公司每年签订有《承包合同书》，朱利根、屠德钢分别代表发包方、承包方在合同上签字。锡探公司与探矿总厂下属部门技术中心(屠德钢为技术中心主任)在人员、办公地点等方面重叠，技术中心负责新技术开发研制，锡探公司负责产品的个性化改造及修理等。

　　2006年以后，探矿总厂每年与技术中心签订《新产品开发合同》，约定：探矿总厂承担技术中心现有在编人员正常的工资、社保、福利费用等;技术中心应在一年承包期内完成总厂下达的新产品开发课题，其中包括MD-80A钻机及其回转器等产品在内的技术开发任务;技术中心在规定时间内完成新品开发项目的，给予一次性奖励，对新品实行项目提成奖，按实现的年销售收入比例提成等。

　　安迈公司成立于2003年，股东为屠德钢的配偶和女儿，屠德钢为安迈公司的实际控制人。

　　探矿总厂发现安迈公司将诉争技术申请了实用新型专利并获得授权。专利文献记载的发明人均为探矿总厂掌握公司核心技术的员工。故向法院起诉，请求判令确认专利号为ZL201220656828.9，名称为“一种带有缓冲装置的回转器动力头”实用新型专利权为探矿总厂所有。

　　安迈公司主要抗辩理由为：1、探矿总厂未能提供证据证明其研发过该项技术。2、由于屠德钢担任探矿总厂技术中心主任兼总工程师，同时也担任锡探公司总经理，探矿总厂既与屠德钢签订《新产品开发合同》，又签订《承包合同书》，且探矿总厂与锡探公司存在特定关联关系，故无法明确划分研发的技术究竟系履行探矿总厂还是锡探公司的职务行为。在此情形下，探矿总厂应提供证据证明其向屠德钢下达过HZQ-80F回转器技术研发任务，否则不宜作出职务发明创造的认定。3、探矿总厂只掌握80E动力头技术，不掌握涉案专利技术，因此不存在安迈公司或屠德钢从探矿总厂窃取该技术。4、在《新产品开发合同》中屠德钢作为新技术的研究开发人，在双方无明确约定的情况下，申请专利的权利属于研究开发人。5、屠德钢与探矿总厂签订《承包合同》，在承包经营期间产生的商业秘密，除当事人另有约定的以外，权利属于承包人屠德钢。

　　【法院认为】

　　一、探矿总厂研发了涉案专利技术，属于探矿总厂相关研发人员的职务发明

　　根据屠德钢本人陈述，结合探矿总厂提交的新产品研发合同，可以认定涉案专利技术属于探矿总厂与其下属技术中心签订的新产品开发合同的技术成果，应视为探矿总厂研发了涉案专利技术，且属于相关研发人员执行本单位任务所完成的发明创造，具体理由如下：

　　首先，探矿总厂提交的其与下属部门技术中心签订的2006年、2009年《新产品开发合同》中明确约定，技术中心负责MD-80A钻机的研发、改进等，这与屠德钢在公安机关询问笔录中的陈述“总厂就将任务交给我们工程技术部(即技术中心)，……后来设计成功了MD-80型钻机，其中设计的回转器部件就是最初的HZQ-80型回转器……这样结合钻机客户的不断要求，进行逐步改进并往后编号，形成了HZQ-80系列回转器。一直到2007年，优化设计出HZQ-80F型回转器……”相吻合，故可以认定探矿总厂的内部机构技术中心研发了HZQ-80F回转器系列产品。

　　其次，从探矿总厂主张其权利的HZQ80F-0图纸记载的信息来看，该图纸的设计人标注为陆震宇，该图纸上记载的主轴组件的结构特征、主轴与芯管之间设置有弹簧的技术信息，与屠德钢在公安机关询问笔录中的陈述“HZQ-80F的图纸都是由总厂技术中心的陆震宇设计的”、“HZQ-80F型回转器和HZQ-80系列回转器的区别主要有两处：一是将之前的组合式主轴改成整体式……，另外，HZQ-80F型回转器在芯管和主轴之间加了一根弹簧……”相一致，再结合公安侦查人员向其出示署名“江苏省无锡探矿机械总厂有限公司”，名称为HZQ80F-0图纸，要求屠德钢确认该图纸是否就是其所陈述的HZQ80F回转器的图纸时，屠德钢本人作出了肯定回答，故可认定本案中，探矿总厂提交的主张其权利的HZQ80F-0图纸即为探矿总厂技术中心研发的HZQ-80F回转器系列产品的图纸之一。

　　第三，由于技术中心为探矿总厂的内部部门，且根据屠德钢的陈述，HZQ-80F型回转器的研发人员陆震宇、谢菲等人为探矿总厂的员工，因此，探矿总厂与技术中心签订的新产品开发合同的性质，属于企业内部部门之间的委托开发关系，技术中心依照合同进行的新产品开发活动，应视为探矿总厂的研发行为。该开发合同的技术成果属于探矿总厂参与涉案专利技术研发的相关人员在执行本单位任务过程中完成的发明创造，属于职务发明，故技术成果应归于探矿总厂。至于屠德钢在该开发合同上签字，仅能代表其以技术中心主任的身份签署了该开发合同，并不意味着屠德钢就是该份开发合同的委托人，更不能证明HZQ-80F型回转器的技术成果就属于屠德钢所有。

　　综上，涉案专利技术系由探矿总厂研发，其相关知识产权应归探矿总厂所有，属于探矿总厂相关研发人员的职务发明。

　　另，关于安迈公司二审主张涉案专利技术系屠德钢在承包锡探公司期间，在锡探公司产生的技术成果，而承包合同对承包期间形成的技术成果归属并未作出约定，故涉案专利技术应属于承包人屠德钢的问题。法院认为，安迈公司该主张不能成立，理由如下：(1)涉案2006、2009年的承包合同双方主体为探矿总厂与锡探公司，屠德钢作为锡探公司的经理在《承包合同》上的签字不能代表其就是《承包合同》的主体。(2)虽然锡探公司具有独立法人资格，但鉴于探矿总厂与锡探公司之间存在母公司与其全资子公司的特殊关系，以及从合同约定的主要承包部门及人员、承包形式、承包内容来看，上述《承包合同》的性质应认定为企业内部承包制，是探矿总厂通过下放经营权和奖惩权、给予锡探公司负责人和职工超额奖励，从而调动生产积极性的一种企业经营模式。且从合同约定“新聘员工应至公司劳资部门备案”来看，探矿总厂并未完全放开锡探公司的人事管理，故上述承包合同并不能够理解为完全意义上的对外发包的性质。屠德钢作为承包方的负责人，其权利是在超额完成任务的情况下，享受超额上交基数50%的奖励，义务是需完成承包方承接的任务，其提出享有承包期间锡探公司的技术研发成果的主张，超越了承包合同约定的权利义务范围，没有合同和法律依据。(3)本案中，没有证据显示锡探公司是涉案专利技术的研发主体，故安迈公司主张涉案专利技术系在屠德钢在承包锡探公司期间研发的技术成果，没有事实依据。

　　二、安迈公司是否非法取得了探矿总厂的涉案技术成果

　　虽然安迈公司档案室存有编号为HZQ80F-0、名称为80回转器的图纸，且该图纸上盖有安迈公司的章，但图纸上设计人用代号“Fay”表示，安迈公司未在本案中明确该图纸设计人的真实身份，又未提交其他涉案专利技术的研发证据，故仅凭该图纸，不足以证明安迈公司研发了涉案专利技术。而根据探矿总厂研发了涉案专利技术的事实并结合屠德钢系探矿总厂技术中心主任、安迈公司实际控制人的双重身份，法院认定涉案专利系屠德钢利用担任探矿总厂技术中心主任的职务之便，将其掌握的属于探矿总厂的HZQ80F-0回转器技术，以安迈公司的名义申请并获得授权。屠德钢的上述行为违反了探矿总厂与其签订的竞业限制协议的“不得在任何时间、以任何形式为与公司产品有竞争性的单位或个人提供技术咨询、设计等服务”的约定，行为显属不当，而安迈公司成为涉案专利的专利权人，应属不当得利。

　　一审判决：“一种带有缓冲装置的回转器动力头”实用新型专利权(专利号：ZL201220656828.9)为探矿总厂所有。

　　二审判决：驳回上诉，维持原判。

　　(一审合议庭：陆超、苏强、酆芳;

　　二审合议庭：施国伟、张长琦、张晓阳)