重点导读

一、商标延续性注册理论

1、商标延续性注册与商标专用权

2、商标延续性注册须有明确边界

二、商标延续性注册的相关法律规定

三、商标延续性注册的构成要件及认定

1、基础商标与延续商标构成相同或近似商标

2、基础商标与延续商标核定使用的商品或服务构成相同或者类似

3、基础商标在延续商标申请之前经过持续使用已经具备一定知名度

4、延续商标的注册申请不易引起相关公众的混淆和误认

四、结语

2022年6月14日，北京市高级人民法院针对“蒙娜丽莎”系列商标纠纷案件作出（2022）京行再1号再审行政判决，该判决撤销了一、二审判决，改判驳回一审原告蒙娜丽莎集团股份有限公司（下称“蒙娜丽莎集团”）的诉讼请求，确认了原国家工商总局商标评审委员会（下称“商评委”）***开始做出的裁定，即蒙娜丽莎集团名下争议商标“

”在烹调器具、高压锅（电加压炊具）、盥洗室（抽水马桶）、坐便器商品上予以撤销，在其余商品上予以维持。[1]该案是***高人民检察院知识产权检察办公室成立以来，经审查提起抗诉并经***高人民法院***再审，***终改判的商标行政诉讼***案。 [2]

了解详情：“蒙娜丽莎”商标纠纷案历经10年终落幕

本案耗时十余年，案情也很疑难复杂。除却复杂的程序问题，还涉及到了近似商标的认定及适用规则、争议商标及引证商标各自都具有历史延续的商标注册的边界以及使用的边界、商标延续申请注册等实务中争议较大的法律实体问题。本文就针对该案商标延续申请注册这一争议焦点，结合商标法相关法律规定，来具体分析下商标延续性注册的条件及限制问题。

一、商标延续性注册理论

商标延续，本质上是一种商誉的延续和传承。在企业在激烈的商业竞争中，商标在使用过程中会随着企业的发展变化而变化，相应的原先注册的商标所使用的服务或者商品类别也会有所变化，商标延续性注册就是通过将具有一定声誉和知名度的商标向新的种类的商品或服务上进行延续和推广，借助在先商标的知名度及消费者受众向新的商品或服务领域进行拓展。

1、商标延续性注册与商标专用权

我国为商标在先申请与注册确权制度，依据《商标法》第五十六条之规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。可见商标专用权不能直接在其他商标或者商品上进行延续。但是这并不意味着商标专用权和商标延续是冲突的。

商誉和商标专用权是两个概念，商标专用权具有一定的独立性，而商誉则不具备独立性，不同的商标可能承载的是同一个商业主体独特的商誉。这就造成了商标专用权无法延续，但是商誉是完全可以进行延续的。

根据商标相关理论，商标的本质功能在于识别商品或者服务来源，除此之外还有树立商业声誉的功能。那么对于同一个商业主体先后申请的两个商标，如果基础商标在实际的商标性使用过程中积累了很高的商誉，同时相关公众能够在市场中将在后的商标同在先的基础商标进行联系的话，那么很自然在先商标的商誉也能够延续至在后的商标，从而帮助在后商标短时间内在市场上与在先商标关联积累知名度。

2、商标延续性注册须有明确边界

针对商标延续性注册理论，简要概括其情形即为：企业的现有商标已经在相关商品或服务领域具备了一定的知名度和影响力，暂且称之为“基础商标”；为进一步提升品牌形象和企业声誉，企业就与基础商标相同或者近似的标识提出新的注册申请，在此称之为“延续商标”；延续商标在申请注册过程中被他人的在先商标权利阻挡，即“引证商标”，此时企业利用商标延续性注册为由进行抗辩，以寻求获得延续商标的专用权。[3]

如前所述，商标可以延续注册，但是这并不意味着任何条件下都可以进行延续注册。商标延续性注册总体来说还是在我国商标专用权以及商标在先申请注册的制度体系下的一个特殊规定，如果不进行限制，很有可能造成商标延续性注册的滥用，这就会损害同一市场中其他经营主体的利益、影响正常有序的商标制度以及市场秩序。正如“蒙娜丽莎”系列商标案件判决书中所述：“关于争议商标可否延续注册的问题。商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。”[4]

并且，***高人民法院在中顺洁柔纸业股份有限公司、屈炯森与国家工商行政管理总局商标评审委员会行政裁决审判监督行政一案中也明确指出：“应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续其商誉为目的的市场经营行为，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，相关市场经营行为能否发生转移、延续商誉之目的取决于其行为是否符合法律的有关规定。”[5]

二、商标延续性注册的相关法律规定

关于商标的延续注册，我国《商标法》第四十条规定了注册商标的续展，除此之外，商标法未规定其他形式的商标延续。可见，我国《商标法》并未对商标延续性注册作出具体规定，商标延续性注册的概念及适用是在地方司法文件中有所体现。

北京市高级人民法院在2014年1月22日发布的《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第八条中明确规定：商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。[6]

之后紧接着，北京市高级人民法院在2019年4月24日发布并生效的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.1条中也规定了“商标延续注册的限制”：诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

以上规定构成了实践中对于商标延续性注册审查以及司法裁判中重要的考虑因素。

三、商标延续性注册的构成要件及认定

早在2020年，北京知识产权法院在审理“新华三”商标无效行政纠纷案时，就对商标延续性注册进行了详细阐述。该案中国家知识产权局审查后认为诉争商标与引证商标构成在相同或类似服务上的近似商标从而对诉争商标进行无效宣告，后北京知识产权法院认为不符合延续性注册的条件，并维持了国家知识产权局作出的无效决定。在该案说理中，北京知识产权法院明确提出了商标延续性注册的构成要件：

“判断是否符合商标延续性注册需要考虑三个要件，一是在先基础商标经使用具备一定知名度，二是在后注册商标与在先基础商标构成相同或近似商标，三是在后注册商标与在先基础商标核定使用的商品构成相同或类似商品。同时，在判断时应当始终坚持混淆原则，即在后注册的商标不能与他人在先商标产生混淆和误认，否则亦不应当予以注册。”[7]

根据前述法律规定及判决要点，商标延续性注册的适用应包含以下四个条件：

1、基础商标与延续商标构成相同或近似商标

延续商标与基础商标相同或近似是主张商标延续性注册的首要条件。如果连相同或者近似的标准都达不到，就丧失了商誉传承的土壤。对于近似商标的判断则需要考虑商标比对结果（隔离比对、主要部分比对以及整体比对）、引证商标的显著性与知名度、市场秩序的维护等要素。

需要注意的是，在后的延续商标应当与基础商标构成相同或者近似，同时这两者之间的近似程度应当高于延续商标与引证商标之间的近似程度。否则，若贸然将与引证商标更加近似的延续商标投入市场使用，会造成相关公众的混淆和市场竞争秩序的破坏，也无法实现商誉延续之目的。

2、基础商标与延续商标核定使用的商品或服务构成相同或者类似

对于延续商标的注册应当是善意且正当的，出于延续商誉的目的，但是商誉更多体现在同类商品或服务中，不同种类商品或服务之间的商誉并不能直接进行传承，因此基础商标与延续商标核定使用的商品或服务构成相同或者类似。因此，在非类似的商品上申请的后申请商标，即使与在先商标构成近似，也是不能主张延续性注册的。[8]

在“蒙娜丽莎”商标案件判决书也提到：“第1476867号商标注册在第19类商品上，蒙娜丽莎公司主张该商标具有较高知名度的商品为第19类的“瓷砖”商品，即使第1476867号商标已经具有较高知名度，但其与争议商标和引证商标核定使用的第11类商品分属于不同的商品类别，不同商品上的商誉不能当然地延续到其他类别的商品上。”[9]同时需要提醒的是，商品或服务的类似判断标准除参考《类似商品和服务区分表》外，还应当考虑商品服务在销售场所，相关公众、功能和用途等方面是否构成密切关联，商品的关联度越高，引证商标的挑战力通常也会越强。[10]

3、基础商标在延续商标申请之前经过持续使用已经具备一定知名度

商标的延续本质在于商誉的继承，而商誉又和知名度具有密切关系。因此，在具备前面两个条件的基础上，如果基础商标没有达到一定知名度，那么也无法进行延续性注册。但在行政审查与司法判决中，国家知识产权局与法院在认定“一定知名度”的标准却有所不同。

（1）国家知识产权局在基础商标知名度的认定中标准较低

国家知识产权局为行政审查，尤其是在商标驳回复审中，对于基础商标的知名度并不会进行严格的认定。这也和商标的行政审查与司法审查的差异有关。在商标行政审查中主要考虑的因素为商标的近似程度，而在司法审查中既会考虑商标的近似程度，也会考虑相关商标的显著性知名度、市场稳定性以及商标使用情况等因素，以是否容易导致相关公众混淆作为判断标准。

如在在第26300501号商标驳回复审案、第41289660号商标驳回复审中，国家知识产权局认为申请人提供的证据可以证明基础商标经过持续地使用和宣传在相关公众中已经具有一定知名度，基础商标的商誉可以延续至申请商标。[11]这里的表述就是“一定知名度”，这里的“一定”并没有具体严格的标准。

（2）法院在在基础商标知名度的认定中要求更高

在“蒙娜丽莎”商标案件判决书提到：“本案中，蒙娜丽莎公司主张延伸注册的第1476867号商标被认定为***商标的时间为2006年10月16日，而本案争议商标的申请注册时间2004年11月10日，即在本案争议商标申请注册时，蒙娜丽莎公司所提交的证据尚不足以证明其第1476867号商标已经为我国相关公众所熟知，具有较高知名度。”[12]***终法院认定蒙娜丽莎公司关于第1476867号商标延伸注册的主张缺乏事实依据，不能成立。在惠州市惠阳区秋长华顿乐器厂与国家知识产权局商标纠纷中，北京高级人民法院也提到：诉争商标为字母“Saga”，引证商标由字母“Saga Musical Instruments”及图构成。将二者进行对比可见，诉争商标完整包含于引证商标的显著认读部分，故诉争商标与引证商标在字母构成、呼叫、含义等方面相近，构成近似商标。秋长华顿乐器厂提交的在案证据不足以诉争商标经宣传使用具有较高知名度和影响力，亦不足以证明其在先注册商标所形成的商誉已延及至诉争商标，进而足以使诉争商标与引证商标相区分，若将诉争商标与引证商标共存于市场，极易造成相关公众的混淆误认，或认为商品的来源之间存在某种关联。[13]虽然该案***后没有支持商标延续，但是法院说理时考虑的也是“较高知名度”，而非“一定知名度”。

可见，法院在认定“一定知名度”时，都使用了“较高知名度”的措辞和判断标准，和普遍的“一定知名度”相比标准更高。

4、延续商标的注册申请不易引起相关公众的混淆和误认

商标的核心在于识别商品或服务来源，从而避免混淆可能性。如果在先注册的基础商标通过使用及宣传能够使相应商标标识与商品提供者确定一一对应关系，从而能使相关公众将其在相同或类似商品上的延续性商标与其基础商标联系在一起，并认为使用两件商标的商品均来自该商标注册人或者存在特定联系的，基础商标的商誉才能认定延续至后申请的商标。[14]

在“蒙娜丽莎”系列商标案终审判决中，法院也充分考虑了这一因素，“蒙娜丽莎公司所提交的证据亦不足以证明基于其第1476867号商标在“瓷砖”商品上的知名度，客观上足以能够使争议商标在“盥洗室(抽水马桶)、坐便器”商品上与引证商标相区分，不致使相关公众产生混淆、误认。”[15]

结 语

商业主体在经营活动中，大多都会面临需要对自己原有商标进行一定更新从而实现与时俱进的目的，因此商标延续性注册也是商标所有权人在经营活动中需要面临和考虑的课题。

商标的生命在于使用，如果没有商标性使用就难以实现知名度与商誉的积累，因此对于自己的注册商标要积极投入使用，这不仅仅涉及到未使用商标而被撤销的风险，也会影响日后商标的更新迭代。

注释（上下滑动阅览）

【1】北京市高级人民法院(2022)京行再1号再审判决书

【2】中国知识产权网：揭开“蒙娜丽莎”商标纠纷“面纱”。http://www.cnipr.com/sj/al/sb/202207/t20220705_247696.html

【3】李洪江 闫笑男，探析商标延续性注册的适用条件，载于IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

【4】北京市高级人民法院(2022)京行再1号判决书

【5】***高人民法院(2014)行提字第7号判决书

【6】《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》（2014年发布，目前本篇法规被《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》（2019年4月24日发布；2019年4月24日实施）废止）

【7】北京政法网：商标延续性注册的法律判断， https://www.bj148.org/wq/szfdw/bjsfy/202010/t20201026_1587628.html

【8】黄慧：商标延续性注册的三要件，中国商标杂志，https://mp.weixin.qq.com/s/3z-RL8KCceLnuQlKVqrFeA

【9】北京市高级人民法院(2022)京行再1号判决书

【10】 李洪江 闫笑男，探析商标延续性注册的适用条件，载于IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

【11】黄慧：商标延续性注册的三要件，中国商标杂志，https://mp.weixin.qq.com/s/3z-RL8KCceLnuQlKVqrFeA

【12】北京市高级人民法院(2022)京行再1号判决书

【13】北京市高级人民法院(2021)京行终5490号判决书

【14】中国知识产权报：王国浩 汤学丽，判断商标是否近似时如何考量延续性注册问题？看看这起案件就知道了，https://mp.weixin.qq.com/s/3hQqv7WPHik_1ocHuNTeBA

【15】北京市高级人民法院(2022)京行再1号判决书